第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用张玉敏西南政法大学教授关键词:定牌加工/商标侵权内容提要:对涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律性质,学界存在不同认识,实务中均按侵权行为处理。但从商标的基本功能出发,运用混淆理论和目的解释方法予以论证,涉外“定牌加工”行为不会在出口国造成消费者混淆,不损害权利人的利益,因而在本质上不构成侵权行为。目前,涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的处理可参照适用《联合国国际货物销售合同公约》第42条,即按进口国或者商品转售地国的法律判断是否构成侵权。建议在修改法律时将公约该条规定的原则精神纳入我国法律或《知识产权海关保护条例》之中。改革开放以来,“定牌加工”这种贸易方式逐渐在我国兴起,像广东、浙江、福建这样的沿海省份,都有数以万计的企业做着“定牌加工”业务。实际上,中国已经成为名副其实的世界工厂,而且这种状况在短期内不可能改变。“定牌加工”贸易涉及到商标、专利、版权等知识产权问题,这些问题的正确解决,直接涉及到加工人和知识产权权利人双方合法权利的保护,关系到我国对外贸易的健康发展。但是,目前我国的知识产权法律法规并未对此作出明确规定,而有的第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页行政规章的规定则明显与知识产权法的基本原理和相关国际公约的规定相违背,[1]导致实践中对加工人交付出口的产品的商标只要与国内注册商标相同或者近似,一律按侵权处理,这种不合理的事情屡屡发生。[2]国家商标局涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用2007年8月的《商标法修改草稿》仍然没有澄清这个问题。涉外“定牌加工”指的是我国境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托,按照其要求加工产品,贴附其提供的商标,并将加工的产品全部交付给境外委托人的贸易形式。如果境外定牌与境内注册的商标相同或者近似,而且核定使用的商品相同或者类似,就会发生加工人的行为是否侵权的问题。对此,我国知识产权学界理论上认识不一,实务中则多按侵权处理。由于这种处理与市场主体的商业道德观念和商标法的基本理论相矛盾,引发了激烈的争论。认为应当按侵权行为处理的以商标权的地域性和我国《商标法》第52条为依据,该条第(1)款规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。仅从形式上看,这个理由确实很充分、很有力。反对按侵权行为处理的则以混淆理论为武器,认为贴牌商品不在境内销售,不会造成境内消费者混淆,也不会给境内商标权人造成损失,因此,从实质上说不构成对境内商标权的侵犯。但是,由于我国商标法并没有明确采混淆标准,所以,法院在法律适用上存在一定困难。第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页如何破解这一难题?本文试从侵犯商标权的实质条件以及法律适用两方面进行讨论,对涉外“定牌加工”的法律适用提供一种新的思路,期望对理论研究和司法实务有所帮助。在研究具体问题之前需要特别说明的是,本文所讨论的“定牌加工”问题须符合以下条件:境外委托人(定做人)在本国或者销售地国拥有真实有效的商标权或商标使用权;国内有人注册了与委托人的商标相同或者近似的商标,而且指定使用的商品与委托人注册商标核定使用的商品相同或者类似;加工人加工的商品(贴牌商品)全部交付给定做人,不在国内销售;国内注册商标和境外注册的相同或近似商标分属于不同的民事主体。一、从侵犯商标权的实质要件看,“定牌加工”不侵犯境内商标权人的商标权近几年处理的几起“定牌加工”案件中,海关和法院认定加工人侵犯境内商标权的理由主要有二:其一,根据我国《商标法》第52条第1款和第2款,未经商标权人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为;其二,商标权具有地域性,委托人虽然在其本国享有商标权,但是其商标没有在中国注册,因此在中国不享有商标专用权,...
