小议审查意见中制造性的答复问题 文/集佳知识产权代理有限公司王洪我国专利法第二十二条的规定，发明具备制造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才被认为是具有制造性的发明。根据审查指南规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。假如发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。按此解释，我国专利法中制造性的标志之一“突出的实质性特点”的推断标准，实际上已经等同于“非显而易见性”标准。此外，审查指南中还指出推断发明是否具有突出的实质性特点，通常可根据以下三个步骤进行，即三步法原则：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）推断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。然而，笔者认为提出上述三步法原则的出发点是为审查员对发明专利申请进行审查提供理论基础，也即为审查员审查申请文件的制造性提出了理论依据；虽然目前业界对于有关制造性审查意见的答复也普遍遵循此三步法原则，但是，由于权利义务的不同，权利人利用三步法原则进行有关制造性审查意见的答复时，就必须与审查员的角度有所不同，对此笔者有下述几点思考：第一，笔者认为在确定最接近的现有技术时，应当首先确定技术领域，然后考虑技术问题和技术效果，最后确定技术特征，即应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。需要注意的是，“现有技术”与“最接近的现有技术”有着本质的区别：在申请日或优先权日以前公开的所有技术都可看作是现有技术；而假如技术领域不同，即使公开了发明的技术特征再多，那么也不能把它确定为发明的最接近的现有技术，因为在这种情况下，发明实质上可以认为是其他技术领域的现有技术的转用发明，而转用发明不适于采纳三步法来推断其制造性。 第二，在实际情况中，笔者常常会遇到需要重新确定“技术问题”的情况。当审查员认定的最接近现有技术与申请人认定的不同时，审查员新认定的“区别技术特征”就会不同于申请文件说明书中所描述的本申请与现有技术的区别技术特征；因而，依据新认定的区别技术特征所确定的“实际要解决的技术问题”，也会与说明书中记载的要解决的技...
